前言美國專利法102條(a)(1)款規(guī)定：“任何人有權(quán)獲得專利，除非所主張的發(fā)明在有效申請(qǐng)日之前已被授予專利、記載于印刷出版物中，或已被公開使用、銷售或以其他方式向公眾提供。” 這是新穎性方面的典型規(guī)定。對(duì)于方法專利而言，權(quán)利要求的主體是方法本身，而非通過該方法制造的產(chǎn)品。

   由此引發(fā)一個(gè)爭(zhēng)議：若在申請(qǐng)方法專利前，利用某方法制造的產(chǎn)品已進(jìn)行銷售，雖然銷售行為未披露該方法細(xì)節(jié)，且無法通過對(duì)產(chǎn)品反向工程還原該方法，這種銷售是否會(huì)導(dǎo)致所主張的發(fā)明（即方法本身）違反102條(a)(1)款規(guī)定，從而喪失新穎性呢？塞拉尼斯公司案塞拉尼斯國際公司（Celanese）于2022年向美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）起訴中企業(yè)安徽金禾實(shí)業(yè)及其美國子公司，指控其進(jìn)口的安賽蜜（Ace - K，一種人工甜味劑）采用了塞拉尼斯三項(xiàng)方法專利所保護(hù)的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，請(qǐng)求依據(jù)第337條款禁止侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)口。

   金禾公司并不否認(rèn)，但主張根據(jù)美國專利法102條(b)(1)款的規(guī)定，若發(fā)明人在申請(qǐng)日之前一年內(nèi)自行披露發(fā)明，該行為不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)，不影響專利性，此即美國特有的寬限期規(guī)定。結(jié)合102條(a)(1)款規(guī)定來看，若發(fā)明人在寬限期前便進(jìn)行銷售，是無權(quán)獲得專利的。而塞拉尼斯確實(shí)在寬限期前已在美國銷售使用涉案方法制造的安賽蜜。塞拉尼斯則認(rèn)為，美國在2011年公布《美國發(fā)明法案》（America Invents Act，AIA）后改變了之前的法律規(guī)定，使得其銷售使用未公開工藝制造安賽蜜的行為不會(huì)觸發(fā)銷售禁止（on-sale bar），故這些專利仍有效。ITC的行政法官審理后認(rèn)定：塞拉尼斯的銷售行為發(fā)生在寬限期之前，因此不適用102條(b)(1)款的豁免。盡管塞拉尼斯主張AIA修改了銷售禁止規(guī)則，依據(jù)美國高法院在   Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals（2019）案的先例，美國發(fā)明法案并未調(diào)整銷售禁止的定義，即專利權(quán)人在寬限期前銷售通過未公開方法制造的產(chǎn)品，仍會(huì)導(dǎo)致方法專利因銷售禁止而無效。ITC駁回塞拉尼斯的指控，認(rèn)定不存在337 條款侵權(quán)。

   塞拉尼斯不服，上訴至CAFC，CAFC以一致意見維持ITC裁決。塞拉尼斯繼續(xù)上訴至高法院，請(qǐng)求澄清AIA下“銷售禁止”的邊界，高法院于2025年4月28日拒絕受理，從而維持了CAFC判決的法律效力。銷售禁止的適用就美國專利而言，方法專利的商業(yè)化不限于方法本身。發(fā)明人通過銷售產(chǎn)品獲利，即便制成該產(chǎn)品的方法不為人所知，本質(zhì)上也是對(duì)方法發(fā)明的商業(yè)利用，與專利法禁止在寬限期前商業(yè)化的目的一致。

   若允許在寬限期前銷售產(chǎn)品卻不喪失方法發(fā)明的新穎性，則等同于變相延長(zhǎng)專利保護(hù)期。值得注意的是，銷售禁止的判斷不要求方法細(xì)節(jié)被公開，即使產(chǎn)品無法通過反向工程還原方法，寬限期前的產(chǎn)品銷售行為本身已構(gòu)成對(duì)方法發(fā)明的使用，銷售禁止成立，方法專利喪失新穎性。

來源：劉翰倫 免責(zé)聲明：版權(quán)歸原創(chuàng)所有僅供學(xué)習(xí)參考之用，禁止用于商業(yè)用途，部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系，若來源標(biāo)錯(cuò)誤侵犯到您的權(quán)益煩請(qǐng)告知我們將立即刪除。