2025年4月1日，加拿大《商標(biāo)法》和《商標(biāo)條例》的修正案即將生效。此次修正旨在遏制對加拿大商標(biāo)制度的濫用，并提高加拿大知識產(chǎn)權(quán)局（CIPO）商標(biāo)異議委員會（TMOB）程序的效率。

 

一、在法院訴訟中需要提供使用證明

 

《商標(biāo)法》第53.2(1)條授權(quán)聯(lián)邦和省法院在確信根據(jù)該法案已構(gòu)成訴因的情況下，可作出“任何適當(dāng)?shù)拿?rdquo;。

 

自2025年4月1日起，第53.2條將進行重大修訂。目前，商標(biāo)注冊在注冊后三年內(nèi)因未使用而不得被撤銷，允許新注冊商標(biāo)的所有者尋求并獲得禁令救濟，依賴于可能尚未在加拿大使用的商標(biāo)權(quán)利。

 

第53.2條新增的(1.1)款要求，注冊時間不足三年的商標(biāo)所有者在聯(lián)邦和省法院給予其任何救濟之前，必須證明“在加拿大使用”或“特殊情況”可以解釋未使用的情況。新增的子款內(nèi)容如下：

 

例外情況（1.1）如果在商標(biāo)注冊之日起的三年內(nèi)，注冊商標(biāo)的所有者提出申請，聲稱有違反19、20或22條的行為，除非該商標(biāo)在該期間內(nèi)在加拿大使用，或者存在特殊情況可以解釋在該期間內(nèi)未在加拿大使用，否則所有者無權(quán)獲得救濟。

 

新增子款的目的是防止不法“權(quán)利持有人”基于其并未實際使用的商標(biāo)注冊獲得救濟，例如那些對新注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)利益的“商標(biāo)流氓”。

 

目前尚不清楚法院將如何解釋這一新子款。值得注意的是，目前尚不清楚所需使用的程度，以及該商標(biāo)是否必須在加拿大與“相關(guān)”商品/服務(wù)（即與特定指控相關(guān)的商品/服務(wù)）一起使用，還是只需與所依賴的注冊中列出的任何商品/服務(wù)一起使用即可。

 

二、官方標(biāo)志將面臨挑戰(zhàn)

 

根據(jù)《商標(biāo)法》，官方標(biāo)志通常被視為“超級標(biāo)志”。它們是任何“徽章、紋章、徽標(biāo)或標(biāo)志”，已被加拿大公共機構(gòu)“采用并使用”，商標(biāo)注冊官（注冊官）已通過在《商標(biāo)期刊》上發(fā)布公共通知，告知其采用和使用。只有公共機構(gòu)可以持有此類標(biāo)志，這些標(biāo)志可以涵蓋所有商品和服務(wù)類別。一旦發(fā)布公共通知，根據(jù)該法案，第三方在未經(jīng)官方標(biāo)志持有人同意的情況下，禁止“在與業(yè)務(wù)相關(guān)的任何情況下，作為商標(biāo)或其他方式，采用或使用任何由...組成的標(biāo)志，或與...如此相似以至于可能被誤認為”的官方標(biāo)志。因此，如果商標(biāo)審查員在審查過程中以官方標(biāo)志為由對未決商標(biāo)申請?zhí)岢霎愖h，申請人可能需要獲得官方標(biāo)志持有人的同意才能克服審查員的異議。

 

歷史上，挑戰(zhàn)或使官方標(biāo)志無效一直非常困難——直到現(xiàn)在。

 

自2025年4月1日起，如果官方標(biāo)志持有人實際上不是公共機構(gòu)或已不復(fù)存在，法案和條例的新規(guī)定將授權(quán)注冊官發(fā)布公共通知，聲明其官方標(biāo)志的禁止性規(guī)定不再適用。注冊官可以主動這樣做，也可以在收到任何人的請求并支付規(guī)定費用（325加元）后這樣做。

 

對于有抱負的商標(biāo)所有者，這些變化有可能簡化官方標(biāo)志持有人不是公共機構(gòu)或已不復(fù)存在時的使用和注冊路徑。

 

在2025年4月1日之前，官方標(biāo)志持有人好審查其組合商標(biāo)，并考慮其作為“公共機構(gòu)”的權(quán)利和地位是否可能面臨挑戰(zhàn)。如果是這樣，他們可能希望申請普通商標(biāo)，以保留其權(quán)利。

 

三、商標(biāo)注冊官在TMOB程序中將擁有新權(quán)力

 

修正案還將授權(quán)注冊官在法案11.13條下的異議程序、第38條下的反對程序和第45條下的撤銷程序中裁定費用、發(fā)布保密令和命令案件管理。

 

（一）費用裁定

 

目前，在TMOB程序中無法獲得費用裁定，任何一方都無法收回這些程序的通常相當(dāng)可觀的費用。

 

然而，自2025年4月1日起，注冊官可以裁定費用，但僅在特殊情況下，并且在當(dāng)事人提出請求時，他們必須解釋為何費用是合理的。此類裁定的目的是遏制在TMOB程序中的不良、不合理或騷擾性行為或做法。CIPO發(fā)布的相關(guān)實踐通知建議，此類行為或做法可能包括：

 

如果以惡意提出商標(biāo)注冊申請，導(dǎo)致對一個或多個商品或服務(wù)的注冊申請被拒絕；

 

如果在法案第37(1)條規(guī)定的原申請廣告之日或之后提出分案申請，導(dǎo)致對手必須啟動多個反對程序，以反對商標(biāo)與所有商品和服務(wù)的注冊；

 

如果提出聽證請求的當(dāng)事人在預(yù)定聽證日期前不到兩周撤回其聽證請求；以及

 

如果一方在程序中表現(xiàn)出不合理的行為，導(dǎo)致不必要的延遲、復(fù)雜性或費用。

 

值得注意的是，注冊官裁定費用的權(quán)力不具有追溯效力；據(jù)稱不良、不合理或騷擾性的行為或做法必須發(fā)生在2025年4月1日之后，注冊官才會裁定費用。注冊官可以決定由哪一方支付費用以及向哪一方支付，并且可以規(guī)定對于未作出決定的程序不授予費用。此外，費用裁定不取決于程序的結(jié)果；例如，如果在程序過程中“勝訴”方表現(xiàn)出不良、不合理或騷擾性行為或做法，則“敗訴”方可能有權(quán)獲得費用裁定。

 

費用的金額也由修正案規(guī)定，并將取決于授予費用的情況。費用裁定是規(guī)定開始給定程序的費用的倍數(shù)，從規(guī)定費用的兩倍到十倍不等，具體取決于情況。例如：

 

如果以惡意提出商標(biāo)注冊申請，導(dǎo)致對一個或多個商品或服務(wù)的注冊申請被拒絕，對手有權(quán)獲得相當(dāng)于法案第38(1)條規(guī)定的提出反對聲明費用的十倍的費用裁定（1,085.76加元×10=10,857.60加元）。

 

如果在法案第37(1)條規(guī)定的原申請廣告之日或之后提出分案申請，導(dǎo)致對手必須啟動多個反對程序，以反對商標(biāo)與所有商品和服務(wù)的注冊，對手有權(quán)獲得相當(dāng)于法案第38(1)條規(guī)定的提出反對聲明費用的兩倍的費用裁定（1,085.76加元×2=2,171.52加元）。

 

如果在預(yù)定聽證日期前不到兩周取消聽證請求，取消請求的一方可能需承擔(dān)相當(dāng)于開始程序的費用的兩倍的費用，即法案第38(1)條規(guī)定的提出反對聲明費用（1,085.76加元×2=2,171.52加元），法案11.13(1)條規(guī)定的提出異議聲明費用（1,387.00加元×2=2,774.00加元）或法案第45(1)條規(guī)定的開始撤銷程序的費用（579.42加元×2=1,158.84加元）。

 

如果一方表現(xiàn)出不合理或騷擾性的行為或做法，導(dǎo)致不必要的延遲、復(fù)雜性或費用，另一方有權(quán)獲得相當(dāng)于開始程序的費用的五倍的費用裁定，即法案第38(1)條規(guī)定的提出反對聲明費用（1,085.76加元×5=5,428.80加元），法案11.13(1)條規(guī)定的提出異議聲明費用（1,387.00加元×5=6,935.00加元）或法案第45(1)條規(guī)定的開始撤銷程序的費用（579.42加元×5=2,897.10加元）。

 

注冊官關(guān)于費用的決定將包含在程序的終處理中，并且可以通過向聯(lián)邦法院申請進行上訴。注冊官關(guān)于費用的決定的認證副本可以由一方在聯(lián)邦法院提交，并且在提交后，該決定成為并可作為法院的命令執(zhí)行。

 

（二）保密令

 

目前，當(dāng)事人在TMOB程序中提交的所有材料都可以通過CIPO的網(wǎng)站公開獲取。這些材料包括宣誓書和法定聲明、交叉審訊的筆錄、書面陳述等。

 

然而，自2025年4月1日起，當(dāng)事人可以要求注冊官發(fā)布保密令，以保持證據(jù)部分的機密性，不向公眾公開。即使程序的當(dāng)事人同意保密令，也僅在特殊情況下，由注冊官自行決定發(fā)布，因為它涉及對公開法院原則的重大偏離。尋求保密令的一方必須在提交證據(jù)之前提出請求，并且：

 

包括擬提交證據(jù)中希望保密的信息的描述；

 

聲明擬提交證據(jù)中的信息尚未公開；

 

解釋為何應(yīng)將擬提交證據(jù)中的信息視為機密；

 

表明是否已獲得另一方同意提出請求；以及

 

提供完成注冊官提供的保密令范本所需的所有信息。

 

如果注冊官發(fā)布請求的命令，任何**的“機密信息”將被視為機密，包括提交的證據(jù)的摘錄、任何交叉審訊的筆錄摘錄以及涉及此類機密信息的書面陳述。注冊官的保密令的認證副本可以提交到聯(lián)邦法院，并且在提交后，該命令成為并可作為法院的命令執(zhí)行。如果命令的一方發(fā)現(xiàn)違反或可能違反該命令的情況，有責(zé)任在聯(lián)邦法院尋求補救。

 

然而，如果在TMOB程序中違反保密令，注冊官可以對違反方裁定費用。

 

（三）案件管理

 

目前，TMOB程序的當(dāng)事人無法進行案件管理。但自2025年4月1日起，注冊官可以命令TMOB程序繼續(xù)作為案件管理程序進行。

 

修正案規(guī)定，在兩種不同情況下可以進行案件管理：

 

如果需要以比條例規(guī)定的方式更高效和節(jié)省成本的方式處理事項，注冊官可以發(fā)出指示或作出命令，以補充條例規(guī)定的步驟和時間表；

 

如果特定程序需要“高度和持續(xù)”的指導(dǎo)，注冊官可以采取更積極的方法，命令該程序繼續(xù)作為案件管理程序進行，并改變條例規(guī)定的步驟和時間表。

 

這種新權(quán)力僅在特殊情況下行使；TMOB已經(jīng)明確，與保密令一樣，案件管理是例外，而不是常規(guī)。在決定TMOB程序繼續(xù)作為案件管理程序進行時，注冊官將考慮所有相關(guān)情況，包括：

 

是否需要注冊官介入程序，以高效和節(jié)省成本的方式處理事項；

 

程序效率；

 

程序中的證據(jù)數(shù)量；

 

程序的復(fù)雜性；

 

當(dāng)事人是否由律師代理；

 

涉及相同或類似當(dāng)事人的相關(guān)文件數(shù)量；

 

程序可能需要的注冊官干預(yù)程度；以及

 

程序是否已經(jīng)發(fā)生或預(yù)期會發(fā)生重大延遲。

 

對于案件管理程序，注冊官可以發(fā)出指示或作出命令，免除、補充或改變?nèi)魏芜m用于程序或程序任何步驟的條例規(guī)定。注冊官還可以發(fā)出指示或作出命令，確定完成程序任何步驟的時間或方式。

 

然而，修正案明確規(guī)定，任何此類指示或命令不得與某些條例規(guī)定不一致，這些規(guī)定在CIPO發(fā)布的相關(guān)實踐通知中列出。

 

四、下一步行動

 

修正案已經(jīng)終確定，不得更改。它們于2025年2月26日在《加拿大憲報》公布。一旦修正案于2025年4月1日生效，CIPO發(fā)布的相關(guān)實踐通知也將生效。實踐通知將提供指導(dǎo)，說明注冊官將如何執(zhí)行法案和條例的修正。此外，在未來幾周內(nèi)，CIPO將發(fā)布一個新網(wǎng)頁，總結(jié)修正案。 

供稿：海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)浙江分中心、杭州分中心、寧波分中心

 

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