2144.03對本領(lǐng)域公知常識或“眾所周知”現(xiàn)有技術(shù)的運用[R-01.2024]

   在特定的適宜情形下，審查員有權(quán)對記錄中未提及的事實進行官方認定，或者在作出駁回決定時參考“公知常識”。然而，這類駁回的運用務(wù)必謹慎，需嚴格遵循相關(guān)規(guī)范。

依賴公知常識或進行官方認定的程序

  依據(jù)《行政程序法》(APA)(美國法典第5編第500條及后續(xù)條款)，對于事實認定的審查標準采用“實質(zhì)性證據(jù)”標準。

  參考In re Gartside案，203 F.3d 1305, 1315, 53 USPQ2d 1769, 1775(聯(lián)邦巡回上訴法院，2000年)。另見《專利審查程序手冊》§1216.01。

  鑒于聯(lián)邦巡回上訴法院近期的判決，以及當(dāng)前適用于美國專利商標局(USPTO)專利審判與上訴委員會決定的實質(zhì)性證據(jù)審查標準，現(xiàn)提供如下指導(dǎo)意見，以助力審查員精判斷何時可在缺乏書面證據(jù)支撐的情況下對事實進行官方認定，或在作出駁回決定時依賴本領(lǐng)域公知常識；若進行此類官方認定，還需明確需何種證據(jù)來支撐審查員關(guān)于本領(lǐng)域公知常識的結(jié)論。

  A. 判定何時可在無書面證據(jù)支撐審查員結(jié)論時進行官方認定

  僅在特定情況下，審查員在無書面證據(jù)支撐其結(jié)論時進行官方認定才被允許。只要條件合理可行，審查員優(yōu)先引用現(xiàn)有技術(shù)參考文獻，而非依賴官方認定。當(dāng)申請?zhí)幱谝罁?jù)《聯(lián)邦法規(guī)匯編》第37編1.113條作出的終駁回或?qū)彶橐庖婋A段時，應(yīng)盡量減少官方認定的使用。

  若審查員所主張的眾所周知的事實或本領(lǐng)域公知常識，“能夠即刻且毫無爭議地得到證實”，那么審查員可在無書面證據(jù)支撐的情況下進行官方認定。

  參考In re Ahlert案，424 F.2d 1088, 1091, 165 USPQ 418, 420(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1970年)(援引In re Knapp Monarch Co.案，296 F.2d 230, 132 USPQ 6(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1961年))。

  在Ahlert案中，法院判定專利審判與上訴委員會對“根據(jù)熱量需求調(diào)節(jié)火焰強度是已知技術(shù)”進行司法認知是恰當(dāng)?shù)?。需注意，在該案中，被認定的事實毫無爭議，所以即便未提交任何證據(jù)證明有現(xiàn)有技術(shù)披露能夠“即刻且毫無爭議地證實”該事實，法院依然予以維持。

  另見In re Fox案，471 F.2d 1405, 1407, 176 USPQ 340, 341(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1973年)(法院“對磁帶錄音機在已錄制的磁帶上錄制新的‘音頻信息’時通常會自動擦除原有錄音這一事實進行了司法認知”)。

在適宜情形下，在缺乏具體書面證據(jù)支撐時，對使某物變得更快、更便宜、更好或更強是人們普遍期望的這一事實進行官方認定或許是合理的。

  此外，審查員在一次審查意見通知書中，對于從屬權(quán)利要求中的某些技術(shù)特征屬于本領(lǐng)域已知的慣用手段這一事實進行官方認定，只要所認定的事實廣為人知，且僅用于“填補”審查員為支持特定駁回理由所提供的證據(jù)中可能存在的“空白”，這種做法便是合理的。參考In re Zurko案，258 F.3d 1379, 1385, 59 USPQ2d 1693, 1697(聯(lián)邦巡回上訴法院，2001)；Ahlert案，424 F.2d 1092, 165 USPQ 421。

  若審查員主張的眾所周知的事實存在爭議，或者無法即刻且毫無爭議地證實其為眾所周知的事實，那么審查員在未引用現(xiàn)有技術(shù)參考文獻的情況下進行官方認定是不恰當(dāng)?shù)?。參考Ahlert案，424 F.2d 1091, 165 USPQ 420。

即便審查員合理認為該事實可能并無爭議，但如果審查員能夠找到現(xiàn)有技術(shù)披露來支撐有爭議的事實，也不建議依賴官方認定。

  在深奧技術(shù)領(lǐng)域提出的技術(shù)事實主張或?qū)ΜF(xiàn)有技術(shù)的特定知識主張，必須始終引用相關(guān)領(lǐng)域公認的標準參考資料加以支撐。參考Ahlert案，424 F.2d 1091, 165 USPQ 420 - 421。

  另見In re Grose案，592 F.2d 1161, 1167 - 1168, 201 USPQ 57, 63(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1979年)(“當(dāng)美國專利商標局試圖”)；In re Eynde案，480 F.2d 1364, 1370, 178 USPQ 470, 474(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1973年)(“我們不認同可以對現(xiàn)有技術(shù)狀態(tài)進行司法或行政認知的觀點。構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)狀態(tài)的事實通常在理性人之間可能存在合理分歧，不適合進行此類認知”)。

  絕不能僅依賴記錄中缺乏證據(jù)支持的本領(lǐng)域“公知常識”作為駁回的主要依據(jù)。參考Zurko案，258 F.3d 1385, 59 USPQ2d 1697(“專利審判與上訴委員會不能僅僅基于自身的理解或經(jīng)驗，或者基于其對基礎(chǔ)知識或常識的判斷來得出結(jié)論。相反，專利審判與上訴委員會必須指出記錄中的某些具體證據(jù)來支持這些認定”)。盡管法院解釋稱，“作為一個行政法庭，專利審判與上訴委員會顯然在其管轄的主題事項方面具備專業(yè)知識”，但同時明確表明，這種“專業(yè)知識僅可為關(guān)于次要問題的結(jié)論提供充分支持”。同前，1385 - 1386頁，59 USPQ2d1697頁。正如法院在Zurko案中所判定的，沒有基于記錄中任何證據(jù)的基礎(chǔ)知識和常識判斷缺乏實質(zhì)性證據(jù)支持。同前，1385頁，59 USPQ2d1697頁。

  另見Arendi訴Apple案，832 F.3d 1355, 119 USPQ2d 1822(聯(lián)邦巡回上訴法院，2016年)(認定專利審判與上訴委員會沒有提供有記錄證據(jù)支撐的合理分析，以說明為什么“公知常識”教導(dǎo)了缺失的工藝步驟)。

另見In re Van Os案，844 F.3d 1359, 1361, 121 USPQ2d 1209, 1211(聯(lián)邦巡回上訴法院，2017年)(“如果沒有明確闡述的理由，認定現(xiàn)有技術(shù)的組合是‘公知常識’或‘直覺’，與僅僅聲稱該組合‘顯而易見’并無區(qū)別……在此案中，專利審判與上訴委員會和審查員都沒有提供任何推理或分析，來支撐除了聲稱這是啟動Hawkins編輯模式的‘直觀方式’之外，還有將Gillespie的披露內(nèi)容添加到Hawkins中的動機這一認定”)。

  B. 若對無書面證據(jù)支持的事實進行官方認定，作出該認定所依據(jù)的技術(shù)推理思路必須清晰明確

在某些早期案例中，對于被主張為“公知常識”的事實，在缺乏具體書面證據(jù)支持的情況下進行了官方認定，前提是所認定的事實易于核實，例如記錄中的其他參考文獻支持該認定的事實，或者記錄中沒有任何內(nèi)容與之相悖。

參考In re Soli案，317 F.2d 941, 945 - 946, 137 USPQ 797, 800(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1963年)(認可審查員關(guān)于“在整個細菌學(xué)領(lǐng)域使用控制手段是標準程序”的主張，因為該主張易于核實，且在專利局未引用的記錄參考文獻中有披露)；In re Chevenard案，139 F.2d 711, 713, 60 USPQ 239, 241(美國關(guān)稅與專利上訴法院，1943年)(認可審查員關(guān)于在較高溫度下短時間加熱等同于在較低溫度下長時間加熱的認定，因為記錄中沒有任何內(nèi)容表明情況相反，且申請人從未要求審查員提供證據(jù)支持其陳述)。若進行此類認定，必須清晰闡述作出該認定的推理依據(jù)。審查員必須基于合理的技術(shù)和科學(xué)推理提供具體的事實認定，以支持關(guān)于公知常識的結(jié)論。

  參考Soli案，317 F.2d 946, 37 USPQ 801；Chevenard案，139 F.2d 713, 60 USPQ 241。應(yīng)當(dāng)向申請人明確說明審查員將該事項視為可進行官方認定的依據(jù)，以便申請人在審查員作出“公知常識”陳述的審查意見通知書之后的下一次答復(fù)中，有機會充分反駁該駁回決定。

  C. 若申請人反駁某項事實認定，稱其不應(yīng)當(dāng)被官方認定或并非基于公知常識，審查員必須用充分的證據(jù)支持該認定

  為了充分反駁基于官方認定的事實，申請人必須具體指出審查員行為中存在的所謂錯誤，這包括說明為什么所認定的事實不應(yīng)被視為本領(lǐng)域的公知常識或眾所周知的事實。申請人僅僅要求審查員提供書面證據(jù)來支持官方認定的事實，并非恰當(dāng)?shù)姆瘩g方式。參考《聯(lián)邦法規(guī)匯編》第37編1.111(b)條。

  另見Chevenard案，139 F.2d 713, 60 USPQ 241。僅一般性地聲稱權(quán)利要求定義了一項可授予專利的發(fā)明，而不提及審查員關(guān)于官方認定的主張，是不充分的。如果申請人充分反駁了審查員關(guān)于官方認定的主張，審查員若要維持駁回決定，則必須在下次審查意見通知書中提供書面證據(jù)。如果審查員依靠個人知識來支撐關(guān)于本領(lǐng)域已知內(nèi)容的認定，審查員必須提供宣誓書或聲明，闡述具體的事實陳述和解釋，以支撐該認定。參考《聯(lián)邦法規(guī)匯編》第37編1.104(d)(2)條。

  如果申請人沒有反駁審查員關(guān)于官方認定的主張，或者申請人的反駁不充分，審查員應(yīng)在下次審查意見通知書中明確指出，由于申請人要么未反駁審查員關(guān)于官方認定的主張，要么反駁不充分，因此關(guān)于本領(lǐng)域公知常識的陳述應(yīng)被視為已被認可的現(xiàn)有技術(shù)。參考Ahlert案，424 F.2d 1091, 165 USPQ 420。如果反駁不充分，審查員應(yīng)解釋其不充分的原因。

  D. 判定下一次審查意見通知書是否應(yīng)作為終局決定

如果在申請人進行反駁之后，審查員在下次審查意見通知書中增加了一份參考文獻，且新增的參考文獻僅作為直接支撐先前關(guān)于公知常識認定的證據(jù)，沒有引發(fā)新的問題，也不構(gòu)成新的駁回理由，那么該審查意見通知書可以作為終局決定。

  如果權(quán)利要求沒有進行修改，且審查員作出終局駁回決定，那么審查員不得依賴該參考文獻中的其他教導(dǎo)內(nèi)容。

如果新增引用的參考文獻并非為了支撐先前關(guān)于公知常識的陳述，或者審查員引入了并非因申請人修改權(quán)利要求而產(chǎn)生的新的駁回理由，那么該駁回決定不得作為終局決定。參考《專利審查程序手冊》§706.07(a)。

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