概述

    美國聯(lián)邦巡回上訴法院近確認(rèn)，尋求更正發(fā)明人身份的當(dāng)事人必須以明確和令人信服的證據(jù)證明其發(fā)明人身份，否則將推定專利上所列的發(fā)明人即為真正且一的發(fā)明人。爭議焦點(diǎn)BearBox公司的證據(jù)是否足以滿足其舉證責(zé)任，以證明斯托姆斯先生（Mr. Storms）是10,608,433號(hào)美國專利的一發(fā)明人或共同發(fā)明人？裁決BearBox的證據(jù)不足以以明確和令人信服的證據(jù)履行其責(zé)任。

   背景與推理正如聯(lián)邦巡回上訴法院恰如其分地描述，BearBox案涉及的爭議是“在比幣挖礦會(huì)議上雞尾酒和晚餐上的一次談話、一封包含四個(gè)附件的后續(xù)電子郵件以及隨后的一項(xiàng)專利”。有爭議的雙方，BearBox LLC和Lancium LLC，有著優(yōu)化比幣挖礦效率的共同目標(biāo)。邁克爾．麥克納馬拉（Michael McNamara）和雷蒙德．克萊因（Raymond Cline）博士于2017年共同創(chuàng)立了Lancium公司，該公司的架構(gòu)是將靈活的數(shù)據(jù)中心共同安置在風(fēng)力發(fā)電場，以促進(jìn)比幣挖礦。

   考慮到風(fēng)力發(fā)電場產(chǎn)生的電力輸出不穩(wěn)定，Lancium公司參與了一項(xiàng)“低價(jià)買入，高價(jià)賣出”的協(xié)議，即在能源價(jià)格較低時(shí)，加大數(shù)據(jù)中心的投入，以挖掘比幣；而在價(jià)格較高時(shí)，則縮減挖礦活動(dòng)，以便風(fēng)力發(fā)電場能夠以優(yōu)惠的價(jià)格向電網(wǎng)出售電力。大約在同一時(shí)間，BearBox的創(chuàng)始人奧斯?。雇心匪梗ˋustin Storms）剛剛在他父親的空手道工作室里建成了一個(gè)半兆瓦的數(shù)據(jù)中心，用于比幣挖礦。斯托姆斯意識(shí)到比幣挖礦的能源成本帶來的盈利問題，于是創(chuàng)辦了BearBox，目標(biāo)是開發(fā)移動(dòng)加密貨幣數(shù)據(jù)中心。

   隨著BearBox的發(fā)展，斯托姆斯編寫了其“BearBox系統(tǒng)”的源代碼，該系統(tǒng)旨在根據(jù)電力成本等經(jīng)濟(jì)狀況來監(jiān)控加密貨幣挖礦活動(dòng)。這兩家公司于2019年在一次加密貨幣采礦峰會(huì)上相遇。在雞尾酒會(huì)和隨后的晚宴上，斯托姆斯向麥克納馬拉推介了他的BearBox系統(tǒng)。

   峰會(huì)結(jié)束后，斯托姆斯給麥克納馬拉發(fā)送了一封電子郵件，其中包括各種規(guī)格表和BearBox系統(tǒng)的數(shù)據(jù)建模文件。麥克納馬拉簡要閱讀了這封郵件，終確定BearBox系統(tǒng)過于昂貴，不符合Lancium公司的需求。2019年10月，Lancium公司申請(qǐng)并獲得了10,608,433號(hào)美國專利，名為“基于固定期限期權(quán)協(xié)議調(diào)整耗電量的方法和系統(tǒng)”。盡管433號(hào)專利將麥克納馬拉和克萊因列為一的發(fā)明人，但斯托姆斯認(rèn)為，鑒于他與麥克納馬拉的通信和電子郵件，他應(yīng)該被列為共同發(fā)明人，并隨后提起訴訟，要求更正發(fā)明人身份。

   在庭審中，地區(qū)法院認(rèn)為Lancium公司對(duì)433號(hào)專利的研究和開發(fā)始于麥克納馬拉認(rèn)識(shí)斯托姆斯之前，斯托姆斯與麥克納馬拉的通信不足以證明他是該專利的發(fā)明人。在上訴中，聯(lián)邦巡回上訴法院維持原判，強(qiáng)調(diào)“僅憑被指控的一名共同發(fā)明人的證詞不足以通過明確且令人信服的證據(jù)確立發(fā)明人身份”，相反，“被指控的共同發(fā)明人必須提供證據(jù)來證實(shí)其證詞”。盡管斯托姆斯在證詞中稱構(gòu)思了433專利中的權(quán)利要求并向麥克納馬拉進(jìn)行了描述，但法院強(qiáng)調(diào)，他提供的一確鑿證據(jù)是一封包含四個(gè)附件的電子郵件和一份補(bǔ)充技術(shù)專家報(bào)告，而該報(bào)告終因在專家證據(jù)開示結(jié)束五個(gè)月后、且在審判前近三周才提交而被排除。

   該報(bào)告終因在專家取證結(jié)束后五個(gè)月、開庭前近三周才送達(dá)而被駁回。因此，鑒于缺乏確鑿證據(jù)，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)定斯托姆斯的發(fā)明更正主張不能僅憑其證詞得到支持，并維持了地區(qū)法院的裁定，即斯托姆斯未能通過明確且令人信服的證據(jù)履行其舉證責(zé)任。啟示Bearbox案是聯(lián)邦巡回法院強(qiáng)調(diào)申請(qǐng)人在尋求更正發(fā)明權(quán)時(shí)必須承擔(dān)很高舉證責(zé)任的又一實(shí)例。尋求專利的獨(dú)有或共同發(fā)明人地位的申請(qǐng)人應(yīng)注意避免斯托姆斯和BearBox案中的陷阱，并確保在提交發(fā)明更正請(qǐng)求之前有足夠的確鑿證據(jù)。（編譯自www.jdsupra.com）翻譯：吳嫻　校對(duì)：劉鵬

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