內(nèi)容提要：實驗數(shù)據(jù)是藥品專利藥品創(chuàng)造性判斷中的重要考量因素，申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)與先申請制存在潛在的沖突。中國長期堅持較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。本文對歐洲、美國和日本相關(guān)問題進(jìn)行了比較研究，并梳理了中國歷來的專利審查指南的規(guī)定和重要的專利審查和審判的具體案例。經(jīng)過具體分析之后，建議對相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)中國制藥行業(yè)的發(fā)展。

關(guān) 鍵 詞：藥品專利　補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)　先申請制　創(chuàng)造性

一、引言

自2017年1月美國總統(tǒng)特朗普上任以來，中美經(jīng)貿(mào)摩擦不斷，尤其是2018年3月23日美國對華301調(diào)查報告公布并推出針對中國的限制措施，被認(rèn)為“中美貿(mào)易戰(zhàn)”已正式開始，或者至少已經(jīng)表明特朗普對華貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)拉開了序幕。

在這次中美貿(mào)易戰(zhàn)中，知識產(chǎn)權(quán)成為美方指責(zé)中國侵害美國利益的重要議題。除大家所熟知的對于所謂“竊取”美國技術(shù)與知識產(chǎn)權(quán)外，罕見地對中國藥品專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)提出了指責(zé)。在美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）2018年4月27日發(fā)布的針對外國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)情況的年度報告《2018年特別301報告》中指出，我國《專利審查指南》修正案于2017年4月1日生效，涉及支持藥品專利申請而提交的補(bǔ)充材料和其他事項的處理，……實際上我國專利審查員并未將《專利審查指南》應(yīng)用于所有與補(bǔ)充材料密切相關(guān)的審查問題，因此往往導(dǎo)致申請被駁回，即便其他**或地區(qū)的專利授權(quán)機(jī)構(gòu)通常會授予對應(yīng)的專利?！瓰榱烁玫卮龠M(jìn)創(chuàng)新，并使中國與其他主要專利**保持一致，該指南還需要進(jìn)一步的解釋。

該報告所指涉的關(guān)于補(bǔ)充材料問題，雖然僅是一個非常具體的專利審查的業(yè)務(wù)問題，但卻是中美兩國多年來一直在交涉的重要議題。早在2013年的第五輪中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對話中，在主席和時任美國總統(tǒng)奧巴馬就加強(qiáng)在能源和氣候變化、創(chuàng)新和食品藥品安全方面的合作進(jìn)行的磋商，并達(dá)成了建設(shè)中美新型大國關(guān)系的共識的框架。在2013年12月5日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系的聯(lián)合情況說明》中，第二部分是保護(hù)創(chuàng)新和促進(jìn)安全的食品、藥品貿(mào)易，文本明確記載：“中方確認(rèn)，中方的《專利審查指南》允許專利申請人在提交專利申請后提交額外的數(shù)據(jù)，《專利審查指南》適用《中華人民共和國立法法》第84條，確保藥品發(fā)明獲得專利保護(hù)。中方確認(rèn)，上述解讀在實際操作中已實施?！?

2015年6月23日，中國**知識產(chǎn)權(quán)局副局長何志敏在訪問美國專利商標(biāo)局時，仍就這一問題進(jìn)行了交流。2017年，中國**知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)深入研究，對《專利審查指南》進(jìn)行了修改，將“申請日之后補(bǔ)交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”修改為“對于申請日之后補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。但是，顯然美國對于中國的這一適應(yīng)性修改并不滿意，因而成為中美貿(mào)易戰(zhàn)中交火的議題之一。

在本文中，“補(bǔ)充材料”“額外的數(shù)據(jù)”和“補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)”等具有相同的含義，不作區(qū)分。那么，在專利的審查中，申請日后補(bǔ)充提交的實驗數(shù)據(jù)到底在專利的審查中扮演什么角色，何以這一非常具體的技術(shù)和業(yè)務(wù)問題頻頻在兩國高層磋商中亮相，這是一個迫切需要研究也非常值得研究的問題。

在專利的審查程序中，專利申請人為證明技術(shù)方案已經(jīng)充分公開或爭辯創(chuàng)造性或澄清某些技術(shù)事實，需要在答復(fù)意見中提供某些證明效果數(shù)據(jù)的材料，這些材料的提供時間顯然已經(jīng)晚于申請日。一般來講，專利申請日后提交補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的典型原因包括以下內(nèi)容。

專利申請被認(rèn)為缺少實驗數(shù)據(jù)證明其技術(shù)方案能夠成立，申請人需要提供相關(guān)內(nèi)容予以證明。專利申請的申請人所認(rèn)識的現(xiàn)有技術(shù)狀況與審查員的認(rèn)識不同（因而往往認(rèn)定的**接近現(xiàn)有技術(shù)也不同），申請人根據(jù)其理解的現(xiàn)有技術(shù)所撰寫的技術(shù)方案及效果無法或不容易與對比文件進(jìn)行有效地對比。針對同一種技術(shù)效果，申請人在專利申請文件中選用的指標(biāo)不同于對比文件，無法直接比較。或申請人在原申請中記載本申請是對已知解決方案的進(jìn)一步選擇，需要證明其比該已知解決方案的技術(shù)效果更有優(yōu)勢。

專利申請日后提交額外效果數(shù)據(jù)的典型情形是藥品專利，實際上美國在貿(mào)易戰(zhàn)中所指主要就是因藥品專利而引起的。

二、藥品專利的特點和申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的作用

從技術(shù)上講，藥品發(fā)明與普通發(fā)明的創(chuàng)造性判斷具有很大的不同。例如機(jī)械和電子類發(fā)明，其技術(shù)效果一般可以通過技術(shù)方案本身即可獲知，并不必要以實驗證據(jù)來證明其效果。例如增加或減少一個零部件或器件，其對整個技術(shù)方案的影響可以根據(jù)該零部件或器件的功能較為準(zhǔn)確地推斷。而藥品發(fā)明則大為不同，藥品的技術(shù)效果往往難以從藥品的分子結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測，必須借助于實驗結(jié)果加以證實。有時候結(jié)構(gòu)差異較大的物質(zhì)，其藥效并無太大差別，有時候結(jié)構(gòu)差異極小的物質(zhì)，療效卻會有較大差異。比如分子結(jié)構(gòu)相同的對映體，左旋異構(gòu)體和右旋異構(gòu)體療效會有很大不同。極端的例子如二十世紀(jì)六十年代的“反應(yīng)?！笔录?，該藥品[沙利度胺，halidomide，N-(2,6-二氧代-3-**基)-*******，俗稱“反應(yīng)?！盷的R構(gòu)型具有對妊娠期婦女的鎮(zhèn)靜止吐作用，但與其分子結(jié)構(gòu)完全相同僅一個手性原子構(gòu)型不同的S構(gòu)型則具有強(qiáng)烈的致畸作用，導(dǎo)致數(shù)千例肢體短小的“海豹胎嬰兒”出生。盡管科技的發(fā)展，藥物設(shè)計的理論和實踐都有很大進(jìn)步，依然不能像利用物理定律計算天體軌道一樣**地計算出藥品療效，還有賴于根據(jù)經(jīng)驗摸索篩選，再通過實驗驗證，甚至很多毒副作用需要在臨床使用很多年之后才能發(fā)現(xiàn)。因此，證明技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)在藥品專利的創(chuàng)造性的判斷中具有至關(guān)重要的地位。

另外，衡量藥效的指標(biāo)非常豐富，從新的適應(yīng)癥到針對適應(yīng)癥提供更有優(yōu)勢的治療效果均可視為可以接受的技術(shù)效果，例如更高的活性、更低的毒性、更合理的控釋速度、更方便的給藥途徑等。世界上主流的觀點認(rèn)為藥品的儲存穩(wěn)定性、易加工性等特點也應(yīng)視為藥品專利應(yīng)予考慮和接受的技術(shù)效果。解決任何指標(biāo)上的問題都可以構(gòu)成專利所要求的技術(shù)問題，其進(jìn)步都可以構(gòu)成藥品創(chuàng)造性的理由，這就使得藥品專利可以因各種原因建立其專利性。例如，某種藥品可以在活性上勝過現(xiàn)有技術(shù)從而具備創(chuàng)造性，也可以在活性上雖無明顯進(jìn)步，但在儲存穩(wěn)定性上更勝一籌而具備創(chuàng)造性。

由于上述特點，藥品專利的實驗數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出了與其他技術(shù)領(lǐng)域不同的特點。

藥品專利的實驗數(shù)據(jù)可以在說明書中直接記載，以證明該藥品能夠得到且具有所述的藥效，也可能在申請日后根據(jù)審查意見的要求或申請人的意愿補(bǔ)充提供。但是，專利申請日是專利制度中極為重要的概念，在采用專利先申請制的**或地區(qū)，如果兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予*申請的人。專利先申請制是包括中國、日本、歐洲等重要經(jīng)濟(jì)體在內(nèi)的全球主流的專利制度，美國在2011年也放棄了其自美國專利法實施以來長期堅持的先發(fā)明制，轉(zhuǎn)而采用先申請制。作為先申請制這一制度的題中應(yīng)有之義，專利申請日提交的專利申請的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是完整的，否則提交不完整技術(shù)方案者將可能搶先獲得較早申請日，根據(jù)先申請制的原則，從而不當(dāng)?shù)厝〉脤＠麢?quán)。因此，專利申請日后提供的任何實驗數(shù)據(jù)都應(yīng)當(dāng)接受先申請制的約束，不得通過事后補(bǔ)交數(shù)據(jù)變相突破先申請制。世界各國專利制度均有相關(guān)規(guī)定來規(guī)制這一情況發(fā)生。

三、關(guān)于申請日后補(bǔ)充效果數(shù)據(jù)的比較研究

（一）美國

《美國專利法》第112條第1款規(guī)定，說明書必須“使所屬領(lǐng)域或者**相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠制造和使用”。法院把能夠?qū)崿F(xiàn)的要求理解為專利權(quán)人必須公開足夠信息，使本領(lǐng)域技術(shù)人員在沒有過度實驗的情況下實現(xiàn)所述發(fā)明，并提出了八點考慮因素，即Wands因素。雖然Wands因素中包含了對技術(shù)的可預(yù)知性的考慮，但并未將說明書記載以及專利申請日后提交實驗數(shù)據(jù)作為一項重要的考慮因素，也甚少以說明書中對藥品的效果描述不足駁回專利申請，它更接近于我國專利法中權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持以及專利審查指南中說明書滿足能夠?qū)崿F(xiàn)的第（一）項至第（四）項考慮因素。

《美國專利商標(biāo)局審查指南》第2100章第2124節(jié)規(guī)定，在某些特定情況下，實際的參考文獻(xiàn)不需要早于申請日。在某些特定情況下，引用用于證明普遍的事實的文獻(xiàn)不必在申請日前能夠作為現(xiàn)有技術(shù)獲得。所述事實包括某種材料的特征或性質(zhì)或科學(xué)常識。在某些特殊的案例中，在后的出版物可被用作事實性的證據(jù)，包括：出版物中公開的事實證明“在申請日時可能需要過度實驗”，或權(quán)利要求中缺少的參數(shù)是或不是必要的，或說明書中的描述是不準(zhǔn)確的，或發(fā)明是無效的或缺乏實用性，或權(quán)利要求不清楚，或現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)品的性質(zhì)是已知的。然而，不允許使用在后的事實性文獻(xiàn)來判斷申請是否是可實施的或申請是否按照《美國專利法》第112條第1款的要求來撰寫。由于公開晚于要求保護(hù)的發(fā)明而不能作為現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)，可以用于證明在做出發(fā)明時在可專利性方面本領(lǐng)域技術(shù)人員的水平。

美國專利法對于說明書的書面描述的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，其要求確定附加材料是否在原始申請中公開，確保發(fā)明人不能通過把后來的技術(shù)改進(jìn)加入到在先提交的申請中而不適當(dāng)?shù)財U(kuò)大其專利范圍。這一標(biāo)準(zhǔn)的功能接近于我國《專利法》第33條的規(guī)定，因而也具有限制申請日后濫用修改權(quán)利范圍的功能，但是實務(wù)中僅限于限制補(bǔ)充技術(shù)方案本身，而非拒絕提供用于證明效果的實驗數(shù)據(jù)。

對于申請日后補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，美國還有宣誓書制度予以規(guī)制。根據(jù)《美國專利、商標(biāo)和版權(quán)實施細(xì)則》（37 CFR）1.132，申請人可以提交宣誓書或聲明以對審查員駁回的理由進(jìn)行辯駁。當(dāng)任何專利申請或者復(fù)審中的專利的權(quán)利要求基于下述原因被駁回時，使用宣誓書或聲明對所引用的已有技術(shù)或所提出的異議進(jìn)行辯駁可能會被接受。所述的已有技術(shù)包括在國內(nèi)專利中進(jìn)行實質(zhì)性地展示或描述的發(fā)明；外國專利或出版物；專利局審查員個人所知的事實；發(fā)明運(yùn)作的模式或能力屬于一項已有技術(shù)（例如，用宣誓書或聲明證明具備預(yù)料不到的技術(shù)效果）；發(fā)明不能實施或缺少實用性；發(fā)明無意義或者損害公眾健康或違反社會道德。宣誓書或聲明本身必須作為證據(jù)考慮。提供宣誓書或聲明的重要程度取決于宣誓書或聲明中支持可實施結(jié)論的事實證據(jù)的數(shù)量。美國接受申請人提交任何證據(jù)來證明發(fā)明的可實施性。對于化學(xué)和生物技術(shù)申請，可以提交用于獲得美國食品藥品管理局（以下簡稱FDA）臨床試驗批準(zhǔn)的證據(jù)。但是，F(xiàn)DA判斷是否批準(zhǔn)臨床試驗的標(biāo)準(zhǔn)不同于美國專利商標(biāo)局（以下簡稱USPTO）判斷說明書是否可實施的標(biāo)準(zhǔn)。一旦提交了證據(jù)，必須將其與所有其他證據(jù)一起共同考量，依據(jù)可實施性的標(biāo)準(zhǔn)來判斷發(fā)明是否可實施。宣誓書或聲明中關(guān)于預(yù)料不到的性質(zhì)的數(shù)據(jù)必須滿足某些要求：首先，宣誓書或聲明中所提出的數(shù)據(jù)必須與專利申請權(quán)利要求范圍相稱。此外，在做對比試驗時，所進(jìn)行的已有技術(shù)的代表性試樣必須同已有技術(shù)所公開的內(nèi)容實質(zhì)上相同，如果有偏差，必須說明造成這種偏差的原因。**，宣誓書或聲明中所提到預(yù)料不到的性能改進(jìn)，必須同原專利說明書中已披露的某些發(fā)明內(nèi)容相關(guān)。一般地說，提出一種假想或者理論去試圖解釋達(dá)到所改進(jìn)的結(jié)果的機(jī)制是不可取的。假想和理論不是事實，因此不應(yīng)被包括在宣誓書或聲明中。

對于申請日后形成的證明技術(shù)效果的實驗數(shù)據(jù)，在Knoll v.Teva案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，并無法律規(guī)定，在專利申請?zhí)岢鲋鞍l(fā)明的屬性或效果應(yīng)完全知曉，或者專利申請中應(yīng)包含發(fā)明研究的所有內(nèi)容，為應(yīng)對訴訟而在專利授權(quán)之后得到的證明預(yù)料不到的結(jié)果的證據(jù)不能排除在考慮之外，因為專利申請的時候并不總是對發(fā)明有**的發(fā)現(xiàn)。如果預(yù)料不到的技術(shù)效果可以從專利文件公開的方法隱含得出，或者與預(yù)期用途具有緊密的聯(lián)系時，申請日后提交的實驗中的證據(jù)應(yīng)當(dāng)考慮。

作者簡介李彥濤，同濟(jì)大學(xué)上海**知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院博士研究生