企業(yè)特殊行業(yè)經(jīng)營資質信息公示**知識產(chǎn)權局2019年9月24日發(fā)布了【關于《專利審查指南》修改的公告》】，此次修改涉及到專利申請和代理實務中的多方面問題，其中有關“分案申請“的修改引起了筆者的關注。
本次審查指南對分案申請?zhí)岢龅臅r間、分案申請的申請人和發(fā)明人進行了重大修改。修改如下：
【以下文字中，藍色部分為新增加的內容，紅色部分為舊版中被刪除的內容】 對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據(jù)原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的，不得分案。 但是，因審查員發(fā)出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應當提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件。未提交符合規(guī)定的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的，不能按照除外情況處理。對于不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出補正通知書，通知申請人補正。期滿未補正的，審查員應當發(fā)出視為撤回通知書。申請人補正后仍不符合規(guī)定的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。不符合規(guī)定的，不得以該分案申請為基礎進行分案，審查員應當發(fā)出分案申請視為未提出通知書，并作結案處理。 |
【以下文字中，藍色部分為新增加的內容，紅色部分為舊版中被刪除的內容】 (4) 分案申請的申請人和發(fā)明人 分案申請的申請人應當與提出分案申請時原申請的申請人相同；不相同的，應當提交有關申請人變更的證明材料。。針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲藨斉c該分案申請的申請人相同。不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出分案申請視為未提出通知書。 分案申請的發(fā)明人應當是原申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。針對分案申請?zhí)岢龅脑俅?/strong>分案申請的發(fā)明人也應當是原該分案申請的發(fā)明人或者是其中的部分成員。對于不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出補正通知書，通知申請人補正。期滿未補正的，審查員應當發(fā)出視為撤回通知書。 |
我們不禁要思考一下，審查指南為什么要對分案申請進行如此大刀闊斧的修改呢？這要從分案申請制度以及目前我國關于分案申請的具體規(guī)定說起。
一、分案申請制度
分案申請是從母案申請中分割而來，其不得超出母案權利要求書和說明書的記載范圍卻能夠享受母案的申請日和優(yōu)先權日。專利法第31條規(guī)定了專利申請必須具備單一性。申請人在申請專利時，難免將一些與本申請所要解決的技術問題不具有關聯(lián)性的技術方案記載在申請文件中。當申請文件存在單一性問題時，審查員通常會在審查意見中指出單一性缺陷并要求申請人修改。
《專利法實施細則》第42條第1款規(guī)定：
一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在規(guī)定的期限屆滿前，向***專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。 |
《審查指南》規(guī)定：
申請人**遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。① |
這就是我們通常認為的分案申請的遞交時間規(guī)定，也就是母案處于pending狀態(tài)都可以分案。當然，分案申請的再分案也要根據(jù)母案的記載范圍進行審查，分案的再分案不得超出原申請的記載范圍。
R42規(guī)定的分案時機 | 原申請狀態(tài) | 具體期限 |
授權辦登期限屆滿前 | 未授權 | 辦理登記手續(xù)通知書中規(guī)定的辦登期限屆滿之前 |
原申請被駁回之前 | 駁回 | 自申請人收到駁回決定之日起3個月內 |
自申請人提出復審請求后至收到復審決定之前 | ||
復審維持駁回決定 | 自申請人收到復審決定之日起三個月內 | |
申請人提起行政訴訟期間內 | ||
行政訴訟 | 自申請人收到一審行政判決書之日起15日內 | |
自申請人收到二審行政判決書之前 | ||
原申請撤回或者視為撤回之前 | 主動撤回 | 手續(xù)合格通知書發(fā)文日之前 |
視為撤回 | 恢復期限屆滿之前 |
二、指南的漏洞：分案的再分案——無限分案可行嗎？
我們不禁要思考一下，審查指南為什么要對分案申請的分案申請（再分案）進行如此大刀闊斧的修改呢？
這里要引入兩個問題，一個是分案時間，另一個是分案基礎。
分案申請對專利申請人來說，當然是一個有利的制度。專利申請人總是想突破分案申請的時間規(guī)定和對分案基礎的限制，**棒的就是“想分就分，想怎么分，就怎么分”。
那如果申請人在母案已經(jīng)結案的情況下，還想再分案該怎么辦呢？
我們先來看原來的《審查指南》是怎么規(guī)定的?！秾彶橹改稀罚?010版）就分案申請的再分案申請，給出了一種例外情形：
對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據(jù)原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的，不得分案。 但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應當提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件。未提交符合規(guī)定的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的，不能按照除外情況處理。② |
也就是說，指南允許申請人根據(jù)審查員指出的單一性缺陷，對已有的分案申請（一次分案）進行再次分案（二次分案）。而且這種“被動分案”不受到前述時限（母案處于pending 狀態(tài)）的限制，只要是審查員指出的單一性缺陷，即便是母案不能再pending，都可以進行分案。
當然，上述理解是根據(jù)指南的字面意思做出的理解，實務中，筆者自己暫時還沒有遇到對二次分案再進行三代分案甚至四代分案的情形。
但是不知道大家注意到?jīng)]有，指南的這個規(guī)定只是規(guī)定了基于單一性缺陷的審查意見所進行的“被動分案”，不受到母案pending的限制，卻沒有對二次分案提出的時間和二次分案提出的基礎進行明確。
之前君合律師事務所上海分所的趙昊律師遇到過一個第五分案的案例。這個案例很好地體現(xiàn)了《審查指南》（2010）有關多次分案申請的漏洞。
案情概述[⑤]在提交第五分案（*分案）時的情況（按提交時間排列）：母案申請：已經(jīng)授權多年，處于不能再pending的狀態(tài)； **分案：基于母案在其pending時提出，**終視撤，處于不能再pending的狀態(tài)； 第二分案：基于**分案在其pending時提出，授權幾年之后未繳年費，處于不能再pending的狀態(tài)； 第三分案：基于母案在其pending時提出，實審階段有指出單一性缺陷的通知書，**終實審駁回，復審維持駁回，一審維持駁回，未上訴，駁回生效，處于不能再pending的狀態(tài)； 第四分案：基于第三分案在其一審上訴期間提出的，實審階段沒有指出過單一性缺陷的通知書，已發(fā)了授權通知，尚未交費。 第五分案（*的分案）：基于第三代分案提出。 |
在上述案例中，第五分案實際上是在除第四分案之外都處于不能再pending的狀態(tài)，但是第三分案拿到了指出單一性缺陷的通知書的情況下提出的，并且趙昊律師稱，**近收到了初審合格通知書，第五分案成功了。
整個申請過程如下圖所示
五次分案申請的時間軸
也就是上圖中：
- 綠色箭頭對應的第四分案處于pending，說明存在分案時機；
- 深藍色箭頭對應的第五分案享受了第四分案處于pending帶來的分案時機；
- 但是，第五分案的分案基礎卻來源于紫色的第三分案；
- 而且，第五分案的分案理由基于審查員在第三分案中所下發(fā)的單一性缺陷通知書；
有木有很**地符合現(xiàn)行審查指南的規(guī)定？
我們不禁要問：圖中的紅色問號所對應的這種分案基礎到底存不存在？
從該案來看，按照現(xiàn)行《審查指南》，能夠接受同時符合如下兩個條件的分案申請：
1. 同一專利群中至少有一個分案申請收到過單一性相關通知書； 2. *分案提出時，至少有一個申請還處于 pending的狀態(tài)，無論這個申請是否收到過單一性相關通知書。 |
早幾個月，關于英特爾超20年專利授權案，業(yè)內討論的非常激烈，有的觀點認為只要有一個分案拿到過單一性相關通知書，無論是否有pending的申請，都能夠無限分案；另一些觀點則認為，英特爾案是初審部門的失誤，只有當收到過該等通知書的分案申請還pending的時候才能分案。
上述的案例確實提出了一個問題——單一性相關通知書是不是只能用一次？用過了單一性相關通知書的分案，還能不能繼續(xù)分案？
從上述案例來看，現(xiàn)行的審查指南確實允許手持一份單一性相關通知書就為所欲為繼續(xù)無限分案。
那我們來看新修改的指南是怎么規(guī)定的
【以下文字中，藍色部分為新增加的內容，紅色部分為舊版中被刪除的內容】 對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據(jù)原申請審核。再次分案的遞交日不符合上述規(guī)定的，不得分案。 但是，因審查員發(fā)出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應當提交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件。未提交符合規(guī)定的審查意見通知書或者分案通知書的復印件的，不能按照除外情況處理。對于不符合規(guī)定的，審查員應當發(fā)出補正通知書，通知申請人補正。期滿未補正的，審查員應當發(fā)出視為撤回通知書。申請人補正后仍不符合規(guī)定的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。不符合規(guī)定的，不得以該分案申請為基礎進行分案，審查員應當發(fā)出分案申請視為未提出通知書，并作結案處理。 |
新修改的指南，非常清晰的界定了分案時機和分案基礎。根據(jù)新修改的指南，我們再來看剛剛的案例：
第五分案申請遞交的時間：由于母案已經(jīng)不能pending，那么第五分案的遞交時間應該以存在單一性缺陷的第三分案為基礎進行審核，但是此時第三分案已經(jīng)不能pending，因此第五分案不符合指南規(guī)定，不能以第三分案為基礎進行分案。審查員應該發(fā)出分案申請視為未提出通知書，并作結案處理。 |
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①參見《專利審查指南2010》**部分**章5.1.1，第23頁。
②參見《專利審查指南2010》**部分**章5.1.1，第23頁。
③參見微信公眾號，強國院，**知識產(chǎn)權局專利復審委員會第二申訴處審查員傅玉：
《對另類分案申請的一點思考》，2016年2月12日。
④參見微信公眾號，匯業(yè)法律觀察，唐嘉偉：《專利術語——潛水艇專利》，2016年12月14日。
⑤參見微信公眾號，趙日天說專利，趙日天：《【ZRT22】無限分案bug今猶在 啥都還沒改》，2017年10月19日。來源：老彭侃知產(chǎn) 作者：彭文波
