導(dǎo)讀：近日，筆者接到不少客戶關(guān)于發(fā)明人署名權(quán)的咨詢，大致情形包括幾個類型：**，可否將老板作為發(fā)明人；第二，可否增加幾個未參與研發(fā)的人作為發(fā)明人；第三，發(fā)明人離職后是否可以刪除該發(fā)明人；第四，委托技術(shù)開發(fā)，受委托一方的開發(fā)設(shè)計人員是否應(yīng)該作為發(fā)明人。針對以上幾種問題，筆者以(2016)京73民初257號案件為分析對象，對發(fā)明人署名權(quán)以及委托開發(fā)合同中受委托單位的發(fā)明人獎勵問題做分析以及梳理。

【案情簡介】

原告余某某訴稱:

1.請求法院確認余某某、王某某、李某某為專利號ZL201110320586.6,“一種壓緊機構(gòu)及具有該壓緊機構(gòu)的紙幣封裝裝置”發(fā)明專利(以下簡稱涉案專利)的發(fā)明人。

2.由被告承擔(dān)本案的案件受理費。

事實和理由:

2009年12月,余某某委托贠某開發(fā)紙幣塑封包裝機。2010年10月,余某某和余某**同出資設(shè)立北京銀海世紀科技有限公司(以下簡稱銀海世紀公司)。2011年3月,贠某團隊完成原理設(shè)計。2011年4月,銀海世紀公司和蘇州江南航天機電工業(yè)公司(以下簡稱江南航天公司)簽訂《樣機制造及圖紙完善合同》,委托江南航天公司在贠某設(shè)計圖紙上完善設(shè)計并制造產(chǎn)品定型樣機。江南航天指派王某某、李某某、姜統(tǒng)飛、王惠光等人與原告共同組成項目組,負責(zé)產(chǎn)品定型設(shè)計和完善設(shè)計。2011年10月,余某某和王某某、李某某完成新的壓緊機構(gòu)設(shè)計并申請涉案專利,該申請于2013年6月19日獲得授權(quán)并取得第1218495號發(fā)明專利證書,該證書上記載發(fā)明人為王某某、李某某、余某某。2014年4月,余某中以銀海世紀公司股東身份提起訴訟,要求確認銀海世紀公司是涉案專利的**專利權(quán)人,北京市第三中級人民法院一審駁回了余某中的訴訟請求。余某中不服上訴后,北京市**人民法院(以下簡稱北京高院)于2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴,但在事實查明部分,認定“本案中,在案證據(jù)顯示,涉案的專利是根據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術(shù)開發(fā)委托合同》后贠某接受委托而研究開發(fā)的‘塑封捆鈔項目’基礎(chǔ)上而申請的”,相當于認定涉案專利的發(fā)明人為贠某。北京高院的判決生效后,原告聯(lián)系被告,請求被告聲明其不是上述發(fā)明專利的發(fā)明人,遭到被告拒絕,被告拒不聲明的行為,造成北京高院判決認定的發(fā)明人署名事項與**知識產(chǎn)權(quán)局登記不一致,造成社會公眾對原告的發(fā)明人身份問題產(chǎn)生懷疑,損害了原告的聲譽。

【案件時間軸】

為了更為清晰的了解到該案件的時間關(guān)系和委托關(guān)系，本時間軸以(2016)京73民初257號和(2015)高民(知)終字第31號兩個關(guān)聯(lián)案件為基礎(chǔ)進行整理。

● 2009年12月,余某委托贠某開發(fā)紙幣塑封包裝機。

● 2010年5月9日,余某與贠某簽訂了《技術(shù)開發(fā)委托合同》。

● 2010年6月14日,贠某與北京翔捷包裝機械有限公司簽訂了《全自動鈔票包裝機樣機研制合同》；余某、贠某共同與北京翔捷包裝機械有限公司簽訂了《保密協(xié)議》。上述合同約定相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸屬于余某。

● 2010年10月,余某和余某**同出資設(shè)立北京銀海世紀科技有限公司。后變更登記為余某中、余某、劉某、劉某、王某五人

● 2011年3月,贠某團隊完成原理設(shè)計。

● 2011年3月7日,銀海世紀公司股東王繼飛從贠某處將全部設(shè)計圖紙取走,并出具收條。

● 2011年4月,銀海世紀公司和蘇州江南航天機電工業(yè)公司(以下簡稱江南航天公司)簽訂《樣機制造及圖紙完善合同》,委托江南航天公司在贠某設(shè)計圖紙上完善設(shè)計并制造產(chǎn)品定型樣機。江南航天指派王某、李某、姜某、王某某等人與原告共同組成項目組,負責(zé)產(chǎn)品定型設(shè)計和完善設(shè)計。

● 2011年10月20日,余某作為申請人申請了發(fā)明專利,名稱專利號為ZL2011103205866。（2013年6月19日獲得授權(quán)，發(fā)明人為王某、李某、余某。）

● 2014年4月,余某中以銀海世紀公司股東身份提起訴訟,要求確認銀海世紀公司是涉案專利的**專利權(quán)人。

● 2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴

● 2016年4月18日余某提起訴訟，要求確認確認余某、王某、李某為專利號為ZL201110320586.6的發(fā)明人。

【當事人關(guān)系圖】

【法律分析】

筆者通過閱讀(2016)京73民初257號和(2015)高民(知)終字第31號兩個關(guān)聯(lián)案件發(fā)現(xiàn)：在余某中以股東身份提起專利號為201110320586.6的專利的確權(quán)之訴為起因，北京高院2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴,但在事實查明部分,認定“本案中,在案證據(jù)顯示,涉案的專利是根據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術(shù)開發(fā)委托合同》后贠某接受委托而研究開發(fā)的‘塑封捆鈔項目’基礎(chǔ)上而申請的”,相當于認定涉案專利的發(fā)明人為贠某。北京高院的判決生效后,原告余某某聯(lián)系被告贠某,請求被告聲明其不是上述發(fā)明專利的發(fā)明人,遭到被告拒絕,被告拒不聲明的行為,造成北京高院判決認定的發(fā)明人署名事項與**知識產(chǎn)權(quán)局登記不一致,于是原告余某某認為該認定部分造成社會公眾對原告的發(fā)明人身份問題產(chǎn)生懷疑,損害了原告的聲譽于是提起訴訟。被告贠某在案件審理過程中未提供有效的答辯說明，**終法院以原告余某某請求確認其為涉案專利的發(fā)明人,但是現(xiàn)涉案專利證書已經(jīng)載明余某某為涉案專利的發(fā)明人之一,其權(quán)利或法律地位并未處于不安狀態(tài),缺少訴的利益，駁回了起訴訟請求。

本系列案件實質(zhì)涉及企業(yè)技術(shù)研發(fā)合作過程中，就合作研發(fā)所產(chǎn)生的技術(shù)成果進行專利權(quán)歸屬問題、職務(wù)發(fā)明問題、專利申請的發(fā)明人署名權(quán)問題等。

本案中，原告余某某與被告贠某簽訂了技術(shù)合作合同。在該合同中對合作成果的知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬做出了明確約定。根據(jù)現(xiàn)行專利法規(guī)定，發(fā)明人是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人，發(fā)明人有權(quán)在專利文件中寫明自己是發(fā)明人。發(fā)明人署名權(quán)是發(fā)明人的一項權(quán)利，且作為一項人身權(quán)利，不應(yīng)當隨意地通過協(xié)議或約定進行轉(zhuǎn)讓。

現(xiàn)實中，許多企業(yè)，對權(quán)利歸屬有較為清晰的認知，但是往往忽視專利法關(guān)于發(fā)明人署名權(quán)的規(guī)定，本企業(yè)中的職務(wù)發(fā)明或者委托開發(fā)過程中參與研發(fā)的發(fā)明人，是否列入相關(guān)專利申請的發(fā)明人名單里往往根據(jù)自己企業(yè)內(nèi)部規(guī)定辦理。于是就出現(xiàn)了以下幾種情況：

**， 將老板作為發(fā)明人，因為專利權(quán)都是屬于公司的，老板就應(yīng)該作為發(fā)明人；

第二， 為了評定職稱或者其他需要，虛列未參與研發(fā)的自然人作為發(fā)明人；

第三， 發(fā)明人離職后刪除該發(fā)明人；發(fā)明人離職后企業(yè)擔(dān)心后續(xù)對專利權(quán)形式有障礙，所以強行變更發(fā)明人信息。

第四， 委托技術(shù)開發(fā)，受委托一方的開發(fā)設(shè)計人員不是本公司人員不列為發(fā)明人。

針對以上情形可能產(chǎn)生以下諸多隱患：

**，職務(wù)發(fā)明人或者被刪除發(fā)明人提起署名權(quán)確權(quán)之訴；在企業(yè)進行融資、上市或者重組過程中都會成為阻礙?？苿?chuàng)板相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)信息披露中明確規(guī)定要求企業(yè)重大的知識產(chǎn)權(quán)財產(chǎn)無權(quán)屬糾紛。

第二：虛列發(fā)明人要求企業(yè)支付發(fā)明人獎勵。

第三：虛列發(fā)明人所在單位要求確認專利權(quán)歸屬，或者虛列發(fā)明人所在單位追究該發(fā)明人泄露公司技術(shù)秘密，從而提起訴訟。

【案例引申分析】

筆者對該案件作進一步引申，對較為困惑的幾個問題分析提供給讀者參考。

1、贠某提起反訴要求確認自己為發(fā)明人，結(jié)果如何？其實(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決)已經(jīng)有明確認定，在案證據(jù)顯示,涉案的專利是根據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術(shù)開發(fā)委托合同》后贠某接受委托而研究開發(fā)的‘塑封捆鈔項目’基礎(chǔ)上而申請的”， 贠某是該發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人,相當于認定涉案專利的發(fā)明人為贠某。這里不做過多的分析。

2、如果贠某為發(fā)明人，贠某的發(fā)明人獎勵如何體現(xiàn)？據(jù)在余某某與贠某簽訂的《技術(shù)開發(fā)委托合同》，贠某既是受委托開發(fā)方，又是該技術(shù)成果獲得的專利權(quán)的發(fā)明人，根據(jù)合同以及案件事實余某某多次向贠某支付委托開發(fā)費用，根據(jù)專利法以的規(guī)定，該委托開發(fā)費用同時也是發(fā)明人獎勵的來源。

3、如果該201110320586.6號專利的發(fā)明人為王某某、李某某是否可以要求獲得發(fā)明人獎勵，應(yīng)該向誰主張？本案事實為2011年4月14日,銀海世紀公司與蘇州江南航天機電工業(yè)有限公司(簡稱江南航天公司)簽訂了《樣機制造和圖紙完善合同》。該合同約定銀海世紀公司委托江南航天公司在現(xiàn)有圖紙基礎(chǔ)上和參考機(已運至江南航天公司)基礎(chǔ)上完成塑封捆鈔機完善設(shè)計、樣機試制、修改和定型；江南航天公司負責(zé)完成圖紙完善設(shè)計和定型；與本項目有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)歸銀海世紀公司所有。江南航天指派王某某、李某某、姜統(tǒng)飛、王惠光等人與原告共同組成項目組,負責(zé)產(chǎn)品定型設(shè)計和完善設(shè)計。201110320586.6號專利公告發(fā)明人為王某某、李某某、余某某。作為發(fā)明人王某某、李某某有權(quán)獲得相應(yīng)的獎勵。該獎勵應(yīng)該由權(quán)利人支付還是由他人支付？按照雙方之間的委托協(xié)議，受委托方江南航天公司獲得了委托開發(fā)的相關(guān)費用，而王某某、李某某為江南航天公司員工，接受的是本公司的指派，利用了本公司的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明人報酬應(yīng)該由本公司來支付，筆者認為支付的來源為依據(jù)委托合同而發(fā)生的委托開發(fā)費用。該報酬比例多少應(yīng)該由公司內(nèi)部規(guī)定或者合同約定的形式來體現(xiàn)。

第2與第3個引申分析都涉及到了委托開發(fā)中相關(guān)發(fā)明人的署名權(quán)以及獲得報酬相關(guān)問題。筆者根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定以及合同法的相關(guān)規(guī)定做了推定，僅供參考。（具體也可以參考上海高院發(fā)布的《職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人或設(shè)計人獎勵、報酬糾紛審理指引》）

綜上，為了避免產(chǎn)生發(fā)明人報酬糾紛，建議企業(yè)規(guī)范公司的知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容標準化管理制度：對職務(wù)發(fā)明人的獎勵與報酬按照法律的規(guī)定指定合理的獎勵制度，以免出現(xiàn)不必要的糾紛。

【法律規(guī)定】

《專利法》

第六條執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權(quán)人。非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，申請專利的權(quán)利屬于發(fā)明人或者設(shè)計人；申請被批準后，該發(fā)明人或者設(shè)計人為專利權(quán)人。利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。第七條 對發(fā)明人或者設(shè)計人的非職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造專利申請，任何單位或者個人不得壓制。

第十六條被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當對職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟效益，對發(fā)明人或者設(shè)計人給予合理的報酬。第十七條 發(fā)明人或者設(shè)計人有權(quán)在專利文件中寫明自己是發(fā)明人或者設(shè)計人。

《專利法實施細則》

第十三條

專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人或者設(shè)計人。

第七十六條

被授予專利權(quán)的單位可以與發(fā)明人、設(shè)計人約定或者在其依法制定的規(guī)章制度中規(guī)定專利法第十六條規(guī)定的獎勵、報酬的方式和數(shù)額。企業(yè)、事業(yè)單位給予發(fā)明人或者設(shè)計人的獎勵、報酬，按照**有關(guān)財務(wù)、會計制度的規(guī)定進行處理。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃東峰 品源

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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